Gilberto Cavagna di Gualdana, avvocato specializzato in diritto della proprietà industriale ed intellettuale, con particolare attenzione al diritto dell’arte e dei beni culturali, commenta la norma a tutela dei marchi storici di interesse nazionale, che però o al momento comporta più obblighi che vantaggi. IN CODA L’AGGIORNAMENTO SU COME PRESENTARE L’ISTANZA DI ISCRIZIONE
Il c.d. decreto crescita 2019 (decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, su “Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi” convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58) ha introdotto un sistema di tutela e sostegno dei marchi storici di interesse nazionale.
La norma ha preso spunto dal recente caso Pernigotti, solo l’ultimo di tanti altri casi di delocalizzazione di eccellenze del “Made in Italy” agroalimentare, e mira a supportare i titolari di brand italiani e a tutelare l’occupazione.
Più in particolare, la norma introduce nel codice della proprietà industriale (decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 e succ. mod.) la possibilità per “I titolari o licenziatari esclusivi di marchi d’impresa registrati da almeno cinquanta anni o per i quali sia possibile dimostrare l’uso continuativo da almeno cinquanta anni, utilizzati per la commercializzazione di prodotti o servizi realizzati in un’impresa produttiva nazionale di eccellenza storicamente collegata al territorio nazionale” di ottenere l’iscrizione del proprio marchio nel “registro dei marchi storici di interesse nazionale” istituito presso l’Ufficio italiano brevetti e marchi (UIBM) e, se registrati, di fregiarsi del logo «Marchio storico di interesse nazionale», secondo criteri determinati con un successivo decreto (nuovo art. 11-bis del codice della proprietà industriale).
Inoltre viene istituito, presso il Ministero dello sviluppo economico, il Fondo per la tutela dei marchi storici di interesse nazionale, volto a salvaguardare i livelli occupazionali e la prosecuzione dell’attività produttiva sul territorio nazionale (con interventi ovviamente “a condizioni di mercato, nel rispetto di quanto previsto dalla Comunicazione della commissione recante gli Orientamenti sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio (2014/C 19/04)” (così nuovo art. 185-bis del codice della proprietà industriale).
Secondo sempre la nuova norma, “L’impresa titolare o licenziataria di un marchio iscritto nel registro speciale di cui all’articolo 185-bis che intenda chiudere il sito produttivo di origine o comunque quello principale, per cessazione dell’attività svolta o per delocalizzazione della stessa al di fuori del territorio nazionale, con conseguente licenziamento collettivo, notifica senza ritardo al Ministero dello sviluppo economico le informazioni relative al progetto di chiusura o delocalizzazione dello stabilimento e, in particolare: a) i motivi economici, finanziari o tecnici del progetto di chiusura o delocalizzazione; b) le azioni tese a ridurre gli impatti occupazionali attraverso, incentivi all’uscita, prepensionamenti, ricollocazione di dipendenti all’interno del gruppo; c) le azioni che intende intraprendere per trovare un acquirente; d) le opportunità per i dipendenti di presentare un’offerta pubblica di acquisto ed ogni altra possibilità di recupero degli asset da parte degli stessi” (così sempre nuovo art. 185-bis). A seguito della notifica, il Ministero avvierà il procedimento per l’individuazione degli interventi mediante le risorse del Fondo.
La eventuale violazione degli obblighi informativi previsti comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria (da 5.000 euro ad 50.000 euro).
Le PMI proprietarie o licenziatarie del marchio storico potranno inoltre accedere agli stanziamenti del “Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese” per progetti di valorizzazione del proprio marchio (previsto dall’articolo 2, lett. a, comma 100, della L. 23/12/1996, n. 662), ma le modalità devono ancora essere stabilite tramite decreto del Ministero dello sviluppo economico.
E’ previsto lo stanziamento di trenta milioni di euro per l’anno 2020 per l’attuazione delle predette disposizioni.
Nonostante le intenzioni appaiano meritorie – la salvaguardia delle eccellenze italiane e della occupazione – ad un primo esame la registrazione di un marchio storico sembrerebbe tuttavia presentare più svantaggi che vantaggi: infatti, a fronte di ancora troppe incertezze (non sono stati definiti i criteri e le modalità di iscrizione nel registro e non si sa se gli incentivi saranno sufficienti e quali saranno le modalità, le condizioni e i limiti per la loro concessione), ciò che è certo sono gli obblighi che avrebbe il titolare del marchio storico registrato rispetto al titolare di un marchio che invece non è registrato come tale.
Per una valutazione più ampia, occorre aspettare e vedere (in primis il contenuto dei decreti attuativi). Sperando che le novità non divengano “storia” senza aver avuto un presente.
Avv. Gilberto Cavagna di Gualdana
Avvocato specializzato in diritto della proprietà industriale ed intellettuale, con particolare attenzione al diritto dell’arte e dei beni culturali. Già consulente legale di Expo 2015 S.p.A., prima di diventare Partner di Negri-Clementi Studio Legale Associato ha collaborato con primari studi legali italiani e stranieri. E’ docente a master specialistici e autore di articoli su riviste dedicate al tema della proprietà intellettuale, nonché coautore di saggi e contributi dedicati al diritto dell’arte.
AGGIORNAMENTO
MARCHIO STORICO: COME PRESENTARE L’ISTANZA DI ISCRIZIONE
Il 24 febbraio 2020 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (no. 46) il decreto del Ministro dello sviluppo economico volto a disciplinare, in concreto e più nel dettaglio, l’iscrizione al registro speciale dei marchi storici di interesse nazionale previsto dal nuovo art. 185-bis del Codice della proprietà industriale (decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 e succ. mod.).
L’iscrizione al registro è effettuata attraverso un’istanza che deve recare le seguenti indicazioni: (i) i dati anagrafici del richiedente; (ii) la qualifica dell’istante, precisando se si tratta del titolare del marchio o del licenziatario esclusivo; (iii) gli estremi della prima registrazione nonché dei rinnovi successivi, ove si tratti di un marchio registrato, oppure la documentazione attestante l’uso effettivo del marchio (da parte del titolare o con il suo consenso) ove si tratti di un marchio non registrato, a dimostrazione del suo uso effettivo e continuativo per almeno cinquanta anni, precisando i prodotti e servizi cui lo stesso si riferisce secondo la classificazione internazionale dell’Accordo di Nizza; detta documentazione può consistere anche nella presentazione di campioni di imballaggi, etichette, listini di prezzi, cataloghi, fatture, documenti di spedizione o esportazione, fotografie, inserzioni su giornali e dichiarazioni scritte e mezzi similari; nonché (iv) una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà da cui risulti che il marchio di impresa di cui si chiede l’iscrizione nel registro speciale sia utilizzato per la commercializzazione di prodotti o servizi realizzati da un’impresa produttiva nazionale di eccellenza storicamente collegata al territorio nazionale.
L’istanza può essere depositata anche a mezzo di un rappresentante, inclusi gli avvocati.
L’esame delle istanze di iscrizione al registro speciale si conclude entro 60 giorni, nel caso di marchio registrato, o entro 180 giorni, nel caso di marchio non registrato.
L’iscrizione nel registro ha durata illimitata, non è soggetta a rinnovo e può essere oggetto di richiesta di cancellazione da parte del titolare o del licenziatario tramite apposta istanza di rinuncia, da depositare con le medesime modalità di deposito dell’istanza di iscrizione.
Con l’iscrizione al registro speciale si acquisisce la facoltà di utilizzare, per finalità commerciali e promozionali, il logo “Marchio storico di interesse nazionale” che può essere affiancato al marchio iscritto nel registro senza alterarne la rappresentazione e può essere utilizzato solo con riferimento ai prodotti e servizi cui si riferisce il marchio iscritto nel registro.
Gli aspetti procedurali nonché il termine di decorrenza per la presentazione delle istanze di iscrizione al registro speciale saranno definite con provvedimento del direttore generale per la tutela della proprietà industriale – Ufficio italiano brevetti e marchi (UIBM) del Ministero dello sviluppo economico che, una volta adottato, sarà pubblicato sul sito dell’UIBM (www.uibm.gov.it).
