Gli avvocati Gilberto Cavagna di Gualdana e Maria Giulia Contatore di Bipart studio legale hanno analizzato la “guerra dei biscotti” che vede contrapposte Barilla e Tedesco/Sapori Artigianali
Edit 5 aprile: Tedesco ci ha comunicato che il Tribunale di Brescia ha rigettato in questi giorni le domande cautelari avanzate nei suoi confronti da Barilla e ha revocato l’ordinanza emessa all’esito della prima fase cautelare in data 16 gennaio, di cui si parla in questo articolo. Ulteriori approfondimenti in fondo alla pagina.
Il settore dolciario è stato travolto da una disputa legale, già definita la “guerra dei biscotti”, promossa da Barilla G. e R Fratelli S.p.A (“Barilla”) contro il produttore Tedesco S.r.l. (“Tedesco”) e il suo distributore, Sapori Artigianali S.r.l. (“Sapori Artigianali”), proprietario del marchio ODStore. L’accusa? Secondo Barilla, Tedesco avrebbe copiato e prodotto (e Sapori Artigianali distribuito) una serie di biscotti simili ai propri, nella forma e nel packaging.
La controversia ha già ottenuto un primo risultato, seppur solo parzialmente favorevole a Barilla. Il 15 gennaio 2024, il Tribunale di Brescia, sezione specializzata in materia d’impresa, ha emesso infatti un’ordinanza provvisoria all’esito del procedimento cautelare avviato dalla multinazionale parmense (n. r.g. 8320/2023), con la quale ha imposto a Tedesco di interrompere la produzione e la vendita di alcuni biscotti e di modificare il packaging di altri.
Più nello specifico, davanti al giudice bresciano Barilla ha sostenuto che Tedesco, insieme a Sapori Artigianali, avrebbe prodotto e commercializzato dei biscotti contraffattori (“Tondolotti”, “Amiconi”, “Raggi di Sole”, “Maramao”, “Armoniche”, “Gocciotti”, “Cruschetti”, “Zuccheri”, “Tuorlini”, e “Biscotti con cereali e frutta”) estremamente simili ai celebri biscotti (commercializzati sotto i propri marchi Pavesi e Mulino Bianco) precedentemente registrati da Barilla come marchi di forma nel 2014.
Inoltre, Barilla ha contestato la somiglianza tra gli “Amiconi” di Tedesco e i suoi “Abbracci” (registrati marchio italiano prot. n. 1663424), tra i “Gocciotti” italiano prot. n. 16663423); oltre che la somiglianza tra altri biscotti della resistente con i marchi di forma di fatto (ovvero non registrati) “Macine”, “Campagnole”, “Molinetti”, “Gran Cereale” e “Gran Cereale frutta”, ed ha quindi accusato Tedesco di contraffazione e concorrenza sleale (per imitazione servile, appropriazione di pregi e agganciamento parassitario), chiedendo al Tribunale di Brescia di vietarne la produzione e la vendita.
Tedesco si è invece difesa dalle accuse sostenendo di aver introdotto sul mercato tali biscotti – caratterizzati dalle forme comuni e non originali – molti anni fa, in epoca anteriore alla registrazione dei prodotti di Barilla come marchi; facendo inoltre notare che sul mercato sono già presenti numerosi biscotti con forme simili prodotti da altre marche.
Nell’emanare l’ordinanza, il Tribunale di Brescia ha evidenziato la mancanza di capacità distintiva “estrinseca” dei marchi di forma relativi ai biscotti e la conseguente importanza, per il titolare delle privative rivendicate, di dimostrare la capacità distintiva acquisita, il c.d. “secondary meaning” (che “sussiste quando il marchio, in origine sprovvisto di capacità distintiva per genericità, mera descrittività o mancanza di originalità, acquisti tale capacità in conseguenza del consolidarsi del suo uso sul mercato“), sottolineando la necessità di elementi indiziari per valutarne la sussistenza, ricordando come tali elementi possono derivare da indagini demoscopiche (che siano idonee a provare la conoscibilità del prodotto tra il pubblico), dalle campagne pubblicitarie svolte e/o dagli investimenti pubblicitari effettuati.
Nonostante la sottoposizione del giudizio alla successiva cognizione piena di una causa di merito, con l’ordinanza il Tribunale, sulla base della presunzione di validità connessa alla registrazione dei marchi di forma, ha vietato a Tedesco di produrre e vendere i biscotti “Gocciolotti”, “Maramao” e “Amiconi”, ritenendoli troppo simili (rispettivamente) ad “Abbracci”, “Gocciole” e “Pan di Stelle”.
Non solo; anche le confezioni dei biscotti “Zuccherì”, “Cruschetti”, “Tondolotti”, “Raggi di Sole”, “Tuorlini” e “Armoniche”, vendute sotto il marchio “Borgo del Biscotto” dalla Tedesco, sono state ritenute troppo simili a quelle della Mulino Bianco, in quanto presentavano “il medesimo colore giallo dello sfondo, ancorché di tonalità differenti; la medesima collocazione dell’immagine del biscotto nella parte anteriore sinistra della confezione, in associazione con immagini ulteriori nella parte destra arretrate in prospettiva, che riproducono gli stessi ingredienti o gli stessi colori degli ingredienti raffigurati nell’omologa immagine della confezione Barilla; lo stesso colore e la stessa collocazione delle scritte relative al nome del prodotto e alla sua descrizione mediante indicazione dell’ingrediente principale, con minime variazioni sul contenuto del claim”.
Il Tribunale di Brescia ha, in particolare, precisato che la forte somiglianza tra le confezioni non produce un effetto confusorio – “essendo dirimente, in proposito la presenza, nelle confezioni dei rispettivi biscotti, di marchi denominativi e figurativi radicalmente differenti” idonea ad orientare le scelte consapevoli di acquisto –, ma è comunque illecito in quanto “la forte somiglianza del packaging si rivela funzionale ad attirare più facilmente l’attenzione sui prodotti a marchio il Borgo del Biscotto proprio mediante il richiamo mnemonico dell’immagine che viene sfruttata dei prodotti aventi marchio più noto”.
Si tratta del fenomeno noto come “look alike” (“simile a”), costituito dalla creazione di confezioni o prodotti che assomigliano a quelli di un marchio più noto (che ha investito tempo e risorse per consolidare un determinato packaging) per attirare l’attenzione dei consumatori e beneficiare così degli investimenti pubblicitari del concorrente.
Tale fenomeno è contrario ai principi della correttezza professionale e deve essere ricondotto alla fattispecie di cui all’art. 2598, n. 3, codice civile, per l’utilizzo di mezzi non conformi a lealtà commerciale, suscettibile di danneggiare l’azienda altrui.
E tale lo ha ritenuto e sanzionato il Tribunale di Brescia.
Se il giudizio dovesse essere confermato anche nel corso del giudizio di primo grado, sarebbero tempi amari per le numerose aziende e catene di supermercati che da tempo producono e commercializzano prodotti simili – a volte troppo simili – a quelli dei concorrenti più rinomati.
Avv. Gilberto Cavagna di Gualdana e avv. Maria Giulia Contatore, BIPART studio legale
Aggiornamento del 5 aprile
Il reclamo alla prima fase cautelare promosso da Tedesco, presentato attraverso lo studio legale Advant Nctm, è stato accolto, pur demandando il tema della validità dei marchi, quanto alle forme registrate da Barilla per i biscotti “Gocciole”, “Pan di stelle”, “Abbracci”, “Tarallucci” e “Galletti”.
Questa la motivazione: “Stante I’ontologica limitazione della cognizione in fase cautelare, non possa, in questa sede, non essere dato significativo rilievo alla pacifica situazione del mercato di riferimento che vede molteplici produttori porre in vendita biscotti con forme in tutto simili alle cinque di cui sopra”, e che “la presenza di un tale numero di competitors che commercializzano da anni (circostanza non contestata) prodotti con forma simile a quella registrata non può che aver portato ad una significativa volgarizzazione della forma stessa quand’anche originariamente individualizzata (circostanza ben dubbia quantomeno in caso di forme assolutamente comuni quali quella della ciambella bicolore). La portata del fenomeno è tale che, in questa sede, la capacità di “volgarizzazione” insita nella risalente commercializzazione, da parte di un consistente numero di produttori, di forme analoghe a quelle per cui e causa, non può ritenersi adeguatamente contrastata dall’entità degli investimenti pubblicitari e dalla risalenza degli spot pubblicitari della Barilla”.
II Tribunale di Brescia ha anche escluso I’interferenza dei biscotti Tedesco con le forme dei biscotti “Tarallucci” e “Galletti” azionate da Barilla e ritenuto insussistente il requisito dell’urgenza con riferimento alla pretesa copiatura delle forme dei biscotti “Gocciole”, “Pan di stelle” e “Abbracci” – tra le varie ragioni – essendo la stessa “già nota nei 2016” a Barilla.
L’ordinanza di reclamo ha compensato le spese di lite. Barilla, a seguito dell’emissione dell’ordinanza di reclamo di cui sopra, ha rinunciato agli atti.
